EscucharNo solo Súper Mario se impuso al gigante de los videojuegos, Nintendo, en una disputa por preservar su marca. Prada Group, empresa especializada en servicios odontológicos, mantuvo el derecho de uso de su nombre en Costa Rica pese a la oposición de Prada, la popular compañía de moda y lujo italiana.
Prada Group, la firma costarricense, salió victoriosa semanas atrás en un proceso legal que se extendió por aproximadamente año y medio contra la marca de moda y lujo Prada. El Tribunal Registral Administrativo falló a favor de la empresa local.
Inicialmente, la noticia la dio a conocer France 24 y también fue confirmada a La Nación por Andrés Corrales, abogado especializado en Propiedad Intelectual y representante de la empresa costarricense.
Corrales explicó que, en el proceso de registro de marcas, es obligatorio publicar un edicto en el diario oficial La Gaceta para que quienes se consideren afectados puedan manifestarse y oponerse a la inscripción.
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En este caso, Prada (la italiana) alegó que el eventual registro de Prada Group en Costa Rica para servicios odontológicos podía reducir el valor de su marca. Además, señalaron que esto podría generar confusión en el consumidor y posibles actos de competencia desleal.
Corrales explicó que este último alegato sostenía que la marca costarricense podría beneficiarse de la fama de la empresa de moda. No obstante, en realidad, el uso del nombre Prada en la empresa costarricense responde al apellido de sus dueños.
“Prada es un apellido; la gente tiene derecho a usar su nombre para explotarlo, sobre todo en el tema de los servicios. Al ser este el apellido de los dueños de esta empresa, pues se estaba apelando a ese derecho de poder usar su nombre”, relató Corrales.
El abogado señaló que también defendieron el registro de la marca local porque Prada no está incursionando ni intentando ingresar en el negocio de la odontología, que es el foco de la empresa de Costa Rica.
El proceso de Prada llegó hasta la última instancia, que corresponde al Tribunal Registral Administrativo. “El Tribunal Registral concluye que, al no compartir la marca canales de distribución ni público meta, no podemos hablar de que pueda haber una confusión en el consumidor”, expresó Corrales.
El abogado de la empresa costarricense enfatizó que Prada es una marca notoria, lo que implica que es muy reconocida y, por lo tanto, goza de ciertas protecciones especiales. Pese a esto, para este caso alegaron que no era suficiente para impedir el registro local.
Como parte de las diligencias para inscribir una marca, el Registro de la Propiedad lleva a cabo un estudio de forma y fondo sobre la solicitud. Si encuentran que no hay problemas con el registro, procede a emitir el edicto. Ahí fue donde Prada se opuso, pese a que ya se contaba con un criterio inicial de que no había mayor conflicto.
El propósito de la empresa costarricense al registrar Prada Group era agrupar a otras de sus marcas (Prada Dent, Prada Lab, Imadent y DDS Dental) bajo una misma sombrilla y así presentar los servicios bajo una misma identidad.
Caso reciente
Recientemente trascendió un caso similar en el que Súper Mario, un minisúper de San Ramón, ganó una batalla legal de aproximadamente un año contra Nintendo, gigante de los videojuegos.
El proceso también estuvo relacionado con el registro de marca. En este caso particular, Súper Mario tenía el nombre registrado desde 2013, pero la normativa exige renovarlo cada 10 años, lo que obligó a iniciar el trámite nuevamente en 2024.
Nintendo interpuso un documento de oposición, en el que argumentaba que la marca “Super Mario” tenía antecedentes desde 1986, cuando lanzó el primer videojuego de Super Mario Bros. Sin embargo, el Registro terminó dando la razón al negocio local.
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Corrales afirmó que este tipo de procesos pueden resultar intimidantes debido al tamaño y el poder de las compañías opositoras. Por ello, desde un principio es fundamental analizar el caso y asesorar al cliente sobre sus probabilidades de éxito.
“Desde nuestra perspectiva, si uno ve que tiene las de ganar, es importante incentivar a que ellos realmente quieran luchar por un nombre. Al fin y al cabo, la marca identifica lo que ellos hacen, que se sientan cómodos con la forma que se presentan. Eso es de gran valor y se merece la pena llevarlo hasta las últimas instancias con tal de poder tener esa identidad que uno está buscando en el mercado”, comentó Corrales.
Costa Rica pertenece a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que establece 45 categorías de productos para el registro de las marcas. En cada uno de los países que son miembros, quienes inscriben las marcas deben señalar las categorías bajo las cuales operarán.
